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商標權授權與爭議

筆者最近處理到一個案子,關於「商標權授權」爭議。

有一連鎖加盟企業,主要由董事長獨資,董事長在經營期間,申請商標權,並以自己作為申請人。若干年後,公司因週轉不靈,尋求外援,在注入資金後,該投資者成為公司最大股,並成為該公司新任董事長。而原董事長因不甘心其心血付諸流水,因此向原有「加盟商」主張商標權,主張其必須擁有他的同意才能行使商標權,否則將停止授權該商標與加盟商使用;此時加盟商雖已付了加盟金,但由於事前並未了解到該商標權之歸屬,有可能因此蒙受損失。

上述案例,在一般中小企業屢見不鮮,企業在申請商標時,往往有些私人因素考量,因此以企業老闆當作申請人,而非公司,此時可能會產生下列狀況:
1. 申請人擁有商標權,因此商標權歸屬於老闆個人,而非公司。
2. 由於商標權不屬於公司,因此公司並無能力授權該商標之使用。
3. 簽訂合作合約時,若是包括商標權使用,必須進一步經過商標權人授權後才可使用。

鑑此,許多合作廠商或加盟商在不明究理的狀況下就簽下合作授權合約,而也因此不完整的授權合約,蒙受傷害。那到底如何事前防範此種狀況存在呢?

首先,我們仍須從合作項目思考起,具體盤點合作項目,才可審視授權合約內容,筆者建議可用「5W2H」的簡單方式思考,亦即
•Who:授權的主體是誰?誰是被授權人?
•What:合作的資源為何?是Know How 還是產品?
•When:有沒有所謂的授權期間?
•Where:授權的地點在何處?
•Why:為什麼授權,所要達到的目的是甚麼?
•How:過程中如何進行授權?
•How much:授權金費用為何?

而在其中的條件,「What將是重要的關鍵點」,必須加以注意;亦即此次合作資源為何,雙方是否有能力提供此資源;舉例來說,雙方有可能是Know How 上的合作、亦有可能還有品牌聯合行銷、掛牌等可能性,此時在簽訂合約時,必須審慎盤點,並進一步確定合作對象是否擁有能力提供該資源,並透過事前「盡職調查」,確認其是否為該技術或權利之擁有人,有否能力進行授權或合作,這種種的確認,將牽涉到後續商業活動之進行,不可不察。

文/袁耀慶
中華文創展拓交流協會 執行長
台灣專利商標法務人員交流協會 副理事長
宏景智權科技股份有限公司 董事長特助
   
Line ID:artoriusken
手機:0987-583-101
2019/06/06 

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